מאת: יריב קדם, עו"ד
כיצד ניתן לחסוך מאוד ואף אלפי דולרים בכל הגשה של סימן מסחר בארה"ב? מה היא הדרך היעילה ביותר להגיש בקשות סימני מסחר בארה"ב?
1. האפשרויות: בד"כ, בקשת סימן מסחר בארה"ב, תוגש על בסיס אחת משתי אפשרויות: על בסיס "שימוש מסחרי" בסימן בארה"ב (Use in commerce basis), או על בסיס "כוונה לעשות שימוש" מסחרי בסימן בארה"ב (Intent to use basis).
1.1. כאשר ההגשה הינה על בסיס "שימוש מסחרי", הסימן לא יירשם אם לא תוגש הצהרת שימוש (Allegation of Use), על עצם השימוש המסחרי האמור (קרי- יבוא לארה"ב, יצוא מארה"ב, מאמצי שיווק או מכירה בארה"ב, וכו'), וכן לגבי אלו מוצרים או שירותים הוא נעשה, ובאיזה מועד התחיל אותו שימוש. מלבד העלויות הכרוכות בהגשת בקשת סימן מסחר וניהולה, עלות הגשת הצהרה כזו בלבד, עולה כדי מאות דולרים, עקב תשלום אגרה ושכר טרחת עורכי הדין הכרוך בהגשתה.
1.2. כאשר ההגשה הינה על בסיס "כוונה לעשות שימוש", הרי שלאחר קיבול הבקשה, וכתנאי לרישומה, יש לצרף הצהרה כי השימוש המסחרי בסימן בארה"ב, מאז מועד הגשת הבקשה בארה"ב, כבר החל, ובאיזה מועד, ולגבי אלו מוצרים או שירותים. גם הגשת הצהרה כזו כרוכה בתשלום אגרה, ובשכר טרחת עו"ד, העולה כדי מאות דולרים לכל בקשה. אם השימוש המסחרי בסימן בארה"ב טרם החל גם לאחר קיבול הבקשה, ניתן לבקש ארכות להגשת תצהיר השימוש, מה שכרוך בעלויות נוספות, של מאות דולרים בכל פעם. קורה, שאף לאחר תום תקופת הארכות, השימוש המסחרי בסימן בארה"ב לא החל, והתוצאה היא שהטרחה, והסכומים הכספיים שהושקעו בבקשת סימן המסחר, שיכולים להגיע לאלפי דולרים, יורדים לטמיון.
2. בסיס הגשה נוסף: אולם, ניתן להגיש את בקשת סימן המסחר בארה"ב, גם על בסיס זכויות הבכורה הנובעות מבקשת סימן מסחר בישראל, מכוח אמנת פריז, במדינות החברות באמנה זו (כיום חברות בה יותר מ- 170 מדינות, לרבות ארה"ב וישראל).
2.1. היתרונות: אחד היתרונות בכך הינו האפשרות שמקנה אמנת פריז, לדחות את המועד להגשת הבקשה המקבילה בארה"ב, בשישה חודשים ממועד הגשת בקשת הבכורה בישראל, תוך הקניית תאריך הבכורה של הבקשה בישראל, לבקשה המקבילה בארה"ב (ולמעשה גם לכל בקשה מקבילה נוספת שתוגש במדינות החברות באמנת פריז). מהותית, בדרך זו ניתן להתחיל לעשות שימוש בסימן מסחר בארה"ב (או ביתר המדינות בחו"ל החברות באמנת פריז), כבר עם הגשת הבקשה בישראל, מבלי לחשוש מהעתקת הסימן, שכן בקשת סימן המסחר בישראל "משריינת" את תאריך הגשתה לכל יתר הבקשות המקבילות שיוגשו על בסיסה.יתרון נוסף בהגשת בקשה מקבילה בארה"ב על בסיס בקשת בכורה בישראל הינו, שכאשר תתקבל הבקשה ע"י הרשם בארה"ב, התנאי להשלמת רישומה יהיה רק הגשת העתק של תעודת הרישום של בקשת הבכורה בישראל. בכך יחסכו מאות ואף אלפי דולרים על הגשת הצהרות שימוש, או ארכות להגשתן.
2.2. החסרונות: חיסרון של הגשת בקשה על בסיס זכויות הבכורה הינו, שהבקשה בארה"ב תהיה תלויה בהשלמת הרישום של הבקשה בישראל, ואם רישומה של האחרונה ייתעכב או יימנע מסיבה כלשהי (עקב השגות רשם סימני המסחר, הליכים לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר, התנגדות, וכו'), כך גם תתעכב או תמנע השלמת הרישום של הבקשה המקבילה בארה"ב.
חסרון נוסף הינו, שרוב עורכי הדין ועורכי הפטנטים בחו"ל יגבו שכ"ט נוסף על הפרוצדורה הנוספת הכרוכה בהגשת מסמכי בכורה (הגשה לרשם סימני המסחר בארה"ב, תעודה של רשם סימני המסחר בישראל, המעידה על הגשת בקשת הבכורה, ופרטיה), במדינותיהם, ולכן, יש לבחון את הכדאיות לעשות שימוש באפשרות זו, ובמיוחד כאשר מגישים את הבקשות בחו"ל בסמוך מאוד להגשת בקשת הבכורה בישראל.
3. הפתרון: הפתרון היעיל והחסכוני הינו להגיש את הבקשה בארה"ב, הן על בסיס זכויות הבכורה הנובעות מבקשת סימן המסחר בישראל, והן על בסיס "כוונה לעשות שימוש", כבסיס חלופי. גם "שימוש" בפועל בסימן יכול להוות בסיס חלופי, אם כי הוא נדיר יותר. כך, אם הבקשה בישראל תושלם ללא עיכובים ובעיות, ניתן יהיה להשלים את רישום הבקשה בארה"ב ע"י הגשת עותק של סימן המסחר בישראל, מבלי להידרש לעלויות הכרוכות בהצהרות שימוש או ארכות להגשתן. העלות הנוספת הכרוכה בהגשת הבקשה בארה"ב על בסיס הבקשה בישראל, נמוכות יותר. באופן זה, אם השלמת רישום הבקשה בישראל תתעכב מסיבה כלשהי, או אז ניתן יהיה לעשות שימוש בבסיס ה"שימוש המסחרי", או ה"כוונה לעשות שימוש" מסחרי בסימן בארה"ב, להשלמת הרישום בדרך זו.
4. מסקנות: כאשר עולה הצורך בהגשת בקשת סימן מסחר חדשה בארה"ב, רצוי, ככל שהדבר אפשרי, להגיש את הבקשה בארה"ב לא רק על בסיס "כוונה לעשות שימוש" (או "שימוש מסחרי") בסימן בארה"ב, אלא גם ובעיקר על בסיס זכויות הבכורה הנובעות מבקשת סימן מסחר בישראל, וזאת אף אם הבקשות בישראל ובארה"ב מוגשות בו-זמנית, ולו כדי לחסוך בשלב מאוחר יותר את העלויות והפרוצדורה הכרוכים בהגשת בקשת סימן מסחר בארה"ב, שהיא רק על בסיס "שימוש מסחרי" או "כוונה לעשות שימוש מסחרי" באותו סימן מסחר.
אם כך- בהגשת בקשת סימן מסחר בארה"ב, גם על בסיס זכויות הבכורה של בקשת סימן מסחר בישראל, ניתן לחסוך מאות ואף אלפי דולרים.
